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商標権侵害の「警告書」を受け取ったときの対処法
「あなたの行為は商標権侵害です」という「警告書」を受け取った場合、どのように対処したらよいでしょう？
慌てて、商品の販売中止や、相手方への謝罪などを行ったりせずに、まずは「警告書」の内容を精査することが重要です。「警告書」の内容どおり、商標権侵害が成立しているとは限らず、中には、法的根拠のない要求や、脅し要素の強い「警告書」もあります。また、侵害なんてしていない、として無視をするのも大きなリスクがあります。できるだけ早く、弁理士や弁護士などの専門家に相談をして、本当に商標権を侵害しているかどうかを確認し、もし侵害と判断せざるを得ない場合でも、負担が最小限となるように交渉するなど、取り得る最善の方法の検討が必要です。
以下に、「警告書」を受け取ったときの対応として、基本的なポイントを説明します。
１．商標権の有効性の確認
商標権侵害の根拠となる権利が、有効に存在するかどうか、また、警告書を送付してきた相手方が、権利行使の適格性を有する者かどうか、について、特許庁のJplatPatなどで確認をします。
（確認事項：登録商標、登録番号、登録日、出願日、権利者、指定商品・役務、存続期間満了日）
２．登録商標及び指定商品・役務との類否の検討
商標権侵害は、使用している商標と登録商標が同一又は類似、かつ、使用している商品・役務（サービス）と指定商品・役務が同一又は類似、の場合に成立します。
参照：特許庁HP
①使用商標と登録商標の類否
まず、使用商標と登録商標の類否について検討します。使用している商標が、登録商標と同一ではない場合、例えば、登録商標の構成要素の一部のみ共通する場合や、デザイン化したロゴの登録商標と文字は共通するがデザインが異なる場合などは、相手方が類似すると主張していても、非類似であるとして商標権侵害を否定できるケースがありますので、本当に類似するかどうか、慎重に検討する必要があります。
②使用商品・役務と指定商品・役務との類否
次に、使用商品・役務と指定商品・役務の類否について検討します。使用している商標が、登録商標と同一又は類似する場合でも、その使用する商品等が、登録商標の指定商品等とは非類似の場合や、そもそも指定商品等に含まれておらず権利範囲ではないような場合には、商標権侵害には該当しません。特許庁の審査においては、類似商品・役務審査基準により、各商品・役務に付された類似群コードに基づいて、画一的に類否の判断がなされますが、侵害の場面においては、取引の実情が考慮されるケースもありますので、総合的な検討が必要です。
３．商標的使用かどうかの検討
形式的にみると、商標の「使用」にあたる行為にみえても、例えば、商品についての単なる記述的な説明であったり、純然たる意匠的使用（デザイン）である場合など、自他商品・役務の識別機能を果たす態様で使用されていない場合には、「商標的使用」ではないことを理由として、商標権侵害を否定することが可能です。
４．先使用権の主張の検討
商標権侵害に該当する可能性がある場合でも、商標権侵害の根拠となる商標登録の出願前から、自社がその商標を使用しており、その商標が自社の商品又は役務（サービス）を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、「先使用権」により、商標の使用を続けても商標権侵害にはなりません。ただし、この「先使用権」による使用が認められるためには、「出願前」から「周知性を獲得」していることが要件となりますので、これを証明する資料を準備しておくことが必要です。
５．商標登録の取消の検討
登録商標が継続して3年以上日本国内において使用されていない場合は、不使用取消審判により、その登録の取り消しを求めることができます。そのため、もし相手方が、登録商標を実際に使用していない場合には、不使用取消審判を請求して、商標登録を取り消しにする対抗手段を検討することができます。
６． 無効理由の有無の検討
商標登録に無効理由がある場合には、無効審判を請求して、商標登録を無効にすることができます。また、無効理由のある商標権を行使することは、権利濫用により許されないため、権利行使制限の抗弁が可能です。そのため、もし相手方の商標登録に無効理由があることが明白な場合には、無効審判を請求して商標登録を無効にすることや、権利濫用であることを主張して対抗することを検討できます。
７．対応方針を検討
上記１～６の検討結果に基いて、商標権侵害の可能性が高く、抗弁や登録取消・無効による対抗も難しいという場合には、相手方の要求に対してどのように応じるか、対応の方針を検討する必要があります。
商標権侵害に該当する場合、商標権者は侵害者に対し、「差止請求」と「損害賠償請求」をすることが可能です。また、故意の商標権侵害は、刑事罰の対象になります。商標権侵害とわかっていて侵害行為を行った場合はもちろんですが、知らないうちに他社の商標権を侵害してしまった場合も、侵害行為を停止せずに不誠実な対応をすると、故意の商標権侵害に該当し、刑事事件に発展する危険がありますので注意が必要です。
一方、商標権侵害が成立している場合でも、損害賠償責任が生じるとは限りません。例えば、「登録商標に顧客吸引力が全く認められず、登録商標に類似する標章を使用することが商品の売上に全く寄与していないことが明らかなときは、損害賠償請求は認められない」といった判例もあります。このように、他社の商標権を侵害してしまった場合でも、他社の登録商標に顧客誘引力がなく、自社の売上に全く寄与していないようなケースでは、損害が発生していないとの反論が可能です。
以上を踏まえて、「差止請求」に対しては、商標の使用の中止時期や商品の回収の可否、また、「損害賠償請求」に対しては、損害の発生や賠償金額の妥当性について検討し、商標権の譲渡やライセンスの交渉も視野に入れて、対応の方針を決定していくことになります。
８．最後に
以上説明しましたように、「警告書」により商標権を侵害していると指摘された場合でも、さまざまな反論が可能なケースがあります。まずは、本当に商標権侵害が成立しているのか、適切な反論方法がないのかを、弁理士等に相談して慎重に検討することが重要です。また、商標権侵害の成否に関わらず、「警告書」に対しては、法律的な根拠に基づいた書面による回答を行うことが、円滑な解決への近道となります。弊所では、お客様にとっての最善の解決方法について検討し、ご提案をさせていただきます。いつでもご相談をお受けしていますので、お気軽にご連絡ください。
