– 取扱業務 –
商標登録出願までの流れ
STEP１： ヒアリング
事業内容、使用したい商標、商品・サービス、海外展開の予定などをヒアリング
STEP２： 区分提案、見積り提示
ヒアリングの内容に基づいて、独占的使用の範囲及び他人の使用排除の範囲をどう設定すべきか、ビジネスとの関係において分析し、適切な区分の提案、登録までにかかる費用の見積りを提示
STEP３： 商標調査
商標調査を実施し、対象商標について、同一・類似の他人の先行商標はあるか、自他商品・役務の識別力はあるか、登録可能性はあるか、容易に取消・無効にならないか等を予測
STEP４： 指定商品・役務の提案
独占的使用の範囲、他人の使用排除の範囲が適切であるかどうかに加えて、審査期間を短くするファストトラック審査や早期審査の対象とするかどうか、また、海外展開を見越して権利範囲に漏れがないかどうかを考慮し、適切な指定商品・役務を提案
STEP５： 日本への商標登録出願
出願商標及び指定商品・役務が決定したら、日本国特許庁に出願手続き
STEP６： 外国への商標登録出願
優先権主張が可能な6か月以内をめどに、①各国直接出願、②国際登録出願（マドプロ出願）、③欧州連合商標出願（EUTM出願）の内、ビジネス戦略に応じた適切な出願方法により、外国出願を進める
● 日本及び外国における商標調査
弊所が実施する商標調査は、以下の４つの観点から、結果をご報告いたします。
① 自他商品・役務の識別力があるかどうか
② 障害となり得る先行商標が確認された場合、克服できるかどうか
※各先行商標の「リスクレベル」を提示します。
③ 使用しても問題ないかどうか
④ 識別力、先行商標との関係において、登録できるかどうか
外国の商標調査については、各国の現地事務所と連携して行います。調査報告書は、各国全て日本とほぼ同じフォームを使用しますので、わかりやすく、比較がしやすいものになっています。また、「出願は自社で行うので調査だけ依頼したい」、「外国と国内の調査をセットで依頼したい」など、お客様のご事情に合わせて、対応いたします。お客様に予算上の制限がある場合には、その範囲内で効果的な商標調査の方法を検討いたします。例えば、コメントの量により、調査報告書の簡易バージョンと詳細バージョンに分けて、料金の設定をさせていただいております。
● 日本への商標登録出願
弊所では、可能な限り、出願後の拒絶理由通知を回避するために、事前にその可能性を分析して、対策を講じます。商標調査で障害となり得る先行商標が確認された場合には、出願商標と先行商標が非類似と判断される可能性を高めるために、表示態様や色彩など、様々なアドバイスをさせていただきます。指定商品・役務は、原則として、特許庁が過去に認めた商品・役務表示を採用して、ご提案いたします。特許庁が商品・役務審査基準にて例示している商品・役務のみを指定した場合には、ファストトラック審査の対象になりますが、安易にそうしてしまうと、お客様の実際の商品・役務が権利範囲に含まれない場合もございます。従いまして、弊所では、場合によっては、ファストトラック審査の対象にならない商品・役務も含めてご提案しますが、対象になるものとならないものが一見してわかるように、リストにしてご提示いたします。また、これまでにない新規の商品・役務について権利化をご希望の場合には、特許庁の商品・役務審査基準室に確認をしながら、新しい商品・役務表示を作成してご提案いたします。お客様は、希望する商標登録の時期や、専用権の範囲などによって、指定商品・役務を選択いただけます。
● 外国への商標登録出願
外国で商標登録するには、各国直接出願、国際登録出願（マドプロ出願）、欧州連合商標出願（EUTM出願）の3つの方法があります。それぞれメリット・デメリットがありますので、お客様の海外戦略に応じて、最適な出願方法をご提案いたします。各国直接出願とEUTM出願は、現地の事務所を通じて出願の手続きを行います。弊所では、メール、電話、Web会議などにより、現地事務所と密にコミュニケーションを取りながら、手続きを進めてまいります。指定商品・役務につきましては、日本出願の指定商品・役務をそのまま翻訳したもので問題ないかどうかを確認し、現地の基準に合った商品・役務表示への変更をアドバイスいたします。マドプロ出願は、日本国特許庁を通じてWIPO（世界知的所有権機関）の国際事務局に出願手続きを行います。日本の基礎出願・基礎登録と同一の商標について、その指定商品・役務の範囲内で出願する必要がありますが、商品・役務表示に関する基準は、日本と各国の間でマッチしていないものがあるため、マドプロ出願の指定商品・役務については、各国の審査で拒絶理由を受けることが多い傾向にあります。弊所では、可能な限り、商品・役務表示についての拒絶理由を回避するために、豊富な実務経験に基づいたアドバイスをさせていただきます。また、日本出願と外国出願をセットでご依頼いただいた場合には、日本出願の指定商品・役務を検討する際に、同時に外国出願も見据えた商品・役務表示をご提案いたします。
● 中間応答（意見書、手続補正書、拒絶査定不服審判）
特許庁より、拒絶理由が通知された場合には、その内容を分析して、適切な対応策をご提案いたします。拒絶理由は、指定商品・役務を一部削除することにより解消できるものがありますが、安易に削除で対応すると、お客様が本来希望している範囲での権利取得ができなくなってしまうことがあります。弊所では、審査官との電話面談等を利用しながら、最小限の補正や、意見書等による反論で、拒絶理由を解消する方法を検討いたします。他人の先行商標が問題となる場合には、非類似の主張を軸にしつつ、交渉や取消審判なども視野に入れた対応策をご提案いたします。商標の識別力が問題となる場合には、商標の使用状況や取引の実情などを示す証拠を収集して、反論します。弊所は、先行商標権利者との交渉成功実績や、識別力が問題となった商標を登録に導いた実績が多くありますので、難しい案件でもあきらめずに全力を尽くして対応いたします。
● 異議申立、無効審判、取消審判、審決取消訴訟
国内外において、お客様の商品名やブランド名に故意に似せたと思われる商標が、第三者により登録されてしまった場合には、その登録を取消・無効にしないと、紛らわしい商品が市場に出回ってしまい、貴社のビジネスに影響を及ぼす可能性があります。また、思いがけず、貴社の登録商標に対して、異議申立や無効審判等を請求された場合は、貴社の権利を守る対策が必要になります。特に、欧州連合商標（EUTM）については、異議申立を受ける潜在的な危険性が高いですが、和解による解決も多くみられます。また、お客様の重要な商標については、審判の結果に対して訴訟で徹底的に争うという場合もございます。弊所では、このような国内外の事案について、日本及び各国の弁護士等と連携して、お客様のご希望に沿うような方策を検討いたします。
● 更新登録申請
商標権は設定登録の日から10年をもって終了しますが、10年ごとに更新登録申請をすることにより、半永久的に権利を存続させることができます。弊所では、一定の時期に、お客様に更新期限をお知らせし、更新の要否をお尋ねいたします。更新の要否をご検討いただく際には、以下の事項をチェックすることをお勧めいたします。
■ 登録商標を使用しているか
■ 実際に登録された商標と同じ態様で使用しているか
■ どの商品・役務に使用しているか
■ 使用していない場合、近い将来使用の予定はあるか
■ 使用権の設定をしていないか
■ 更新登録料の納付は１０年一括と５年分納のどちらにするのか
長年の使用により、商標が登録されたものとは違うものに変化していたり、使用する商品・役務が権利範囲になかったりという事例も多くあり、そういった場合には、再出願をお勧めすることもあります。
● 使用宣誓書・使用証拠提出
外国では、米国やフィリピンのように、権利維持のための条件として、一定期間ごとに、使用宣誓書及び使用証拠の提出が義務付けられている国があります。弊所では、どのような証拠を提出すればよいのか、国ごとに適切なアドバイスをいたします。
● 名義変更・名称変更・住所変更
企業の合併や組織変更、事業譲渡、移転などにより、出願人・権利者の情報に変更があった場合には、特許庁に対して手続きを行う必要があります。それぞれの変更理由により、必要書類などが異なりますが、弊所ではお客様の負担をできるだけ軽減するようサポートいたします。例えば、複数の登録商標に対して手続きが必要になった場合、ご要望に応じて、弊所にて対象案件を確認し、リストアップしてお知らせいたします。
● 模倣品対策
模倣品対策は、お客様にとって、時間と労力と費用がかかるとても頭の痛い問題です。しかしながら、模倣品は、今や一種のビジネスのように拡大し、正規商品の売り上げに多大な影響を及ぼす現状におきましては、模倣品を発見したら直ちに何らかの手を打つことが重要です。弊所では、中国、タイ、ベトナム、インドネシアの現地事務所と連携し、お客様のご予算に応じて、取り得る措置をご提案いたします。
● 商標権及び不正競争防止法に関する侵害事件
お客様から、自社の商標を第三者が使用しているとご相談があった場合、まずはその使用について、商標権または不正競争防止法に基づく権利行使が可能かどうかを分析します。侵害に該当する場合には、警告書の送付をご提案し、相手方の反応をみたうえで、次のステップに進むかどうかを検討します。また、お客様が第三者から警告書を受領したとご相談があった場合には、使用状況を確認して、反論の余地があるかどうか、和解の可能性はあるかどうかなどを検討し、適切な対応策をご提案いたします。
● 商標に関する各種ご相談
商標に関するお悩みがございましたら、何でもご相談いただけます。例えば、社内に商標の重要性を認識させたい、というご相談であれば、社内セミナーの開催をご案内させていただきます。ブランディングと商標の関係性について知りたい、というご相談であれば、商標の有効活用について説明し、権利化へのプロセスをご提案いたします。お気軽にご相談ください。
